Interferenţa dintre acţiunea în contrafacere şi acţiunea în anulare

ţuca Zbârcea & Asociaţii

O problemă de actualitate care a fost deseori dezbătută în practica judecătorească din materia proprietăţii intelectuale a fost aceea dacă acţiunea în contrafacere este admisibilă atât timp cât marca înregistrată a pârâtului nu este anulată.
Astfel, unele instanţe au apreciat că înainte de formularea unei acţiuni în contrafacere ar trebui mai întâi să se anuleze marca înregistrată a pârâtului, pe considerentul că "Legea nr. 84/1998 consacră principiul egalităţii juridice a mărcilor, conform căruia toate mărcile legal înregistrate au aceeaşi valoare juridică, iar titularii lor sunt în egală măsură protejaţi de legiuitor" (a se vedea, în acest sens, Decizia nr. 227/11.04.2003 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia comercială).
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, prin decizia mai sus-amintită, a apreciat că, "potrivit dispoziţiilor art. 4 din Legea nr. 84/1998, dreptul asupra mărcii este protejat prin înregistrarea acesteia la OSIM, astfel încât utilizarea unei mărci legal înregistrate de către titularul său reprezintă o acţiune licită".
În doctrină s-au exprimat două puncte de vedere: (i) unii autori au apreciat că "titularul primei mărci are la îndemână acţiunea în anularea înregistrării mărcii ulterioare şi, numai dacă s-ar continua folosirea mărcii anulate, ar putea recurge la acţiunea în contrafacere" ("Dreptul proprietăţii industriale. Mărcile şi indicaţiile geografice", Viorel Roş, Octavia Spineanu Matei, Dragoş Bogdan, Editura All Beck, Bucureşti 2003, p. 467); şi (ii) contrar primei opinii, în doctrină s-a împărtăşit şi punctul de vedere conform căruia "cele mai frecvente cazuri de anulare a unei mărci sunt urmarea unei acţiuni în contrafacere" ("Regimul juridic al mărcilor", Yolanda Eminescu Edit. Lumina Lex, Bucureşti 1996, p. 185-188).
În ceea ce priveşte practica instanţelor de judecată, aceasta este neunitară cu privire la această problemă de drept.
Din punctul nostru de vedere, nu ar trebui să îngrădim dreptul la apărare al titularului unei mărci doar prin simplul fapt că o altă marcă, deşi a fost înregistrată ulterior, se bucură de aceeaşi protecţie.
Argumentele ce ar pleda pentru cea de-a doua opinie exprimată, pe care o împărtăşim, sunt următoarele:
* În primul rând, acţiunea în contrafacere o are la îndemână numai titularul unei mărci înregistrate, sau cel mult solicitantul cererii de înregistrare, pe când acţiunea în anulare poate fi formulată de orice persoană interesată. Aşadar, dacă legiuitorul ar fi dorit să pună la dispoziţia titularului mărcii numai acţiunea în anulare, nu ar mai fi prevăzut posibilitatea ca aceasta din urmă să poată fi formulată de orice persoană interesată, şi nici nu ar mai fi consacrat în mod expres dreptul titularului unei mărci de a formula acţiunea în contrafacere chiar împotriva titularului unei mărci similare înregistrate ulterior.
* În al doilea rând, art. 83 alin. (1) lit. a şi b din Legea nr. 84/1998 se referă la "contrafacerea, imitarea sau folosirea fără drept a unei mărci", sau la "punerea în circulaţie, fără drept, a unui produs purtând o marcă identică sau similară". Astfel, se poate observa că legiuitorul nu face distincţie între noţiunea de marcă înregistrată sau nu, astfel încât aplicând principiul "ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus", concluzionăm în sensul că fapta ilicită de contrafacere poate fi săvârşită şi de un titular de marcă înregistrată.
* Mai mult, sfera de aplicare a celor două acţiuni este diferită, legiuitorul prevăzând în mod expres faptele ce pot constitui contrafacere, şi respectiv cazurile/motivele ce pot sta la baza unei acţiuni în anulare.
* În plus, efectele admiterii celor două acţiuni sunt şi ele diferite. Astfel, în timp ce acţiunea în anulare tinde către desfiinţarea titlului de protecţie al titularului unei mărci, acţiunea în contrafacere are drept efect însăşi interzicerea folosirii acelei mărci, retragerea produselor de pe piaţă, sau chiar distrugerea produselor ce poartă marca folosită ilicit. Deci, pe calea unei acţiuni în contrafacere se pot lua măsuri mult mai energice, de o mai mare importanţă pentru activitatea titularului mărcii anterioare.
* Presupunând că titularul unei mărci anterioare ar avea la dispoziţie mai întâi acţiunea în anulare, atunci s-ar ajunge în situaţia în care acesta va obţine o hotărâre judecătorească ce nu îi va fi de mare folos, întrucât efectele actelor ilicite de folosire a mărcii nu au fost înlăturate pe această cale. Astfel, chiar dacă marca ulterior înregistrată a fost anulată, fostul titular o poate folosi în continuare, ca simplu semn, producând acelaşi impact negativ asupra activităţii titularului mărcii înregistrate anterior.
Aşadar, dispoziţiile art. 35 şi art. 83 din Legea nr. 84/1998 privitoare la acţiunea în contrafacere au fost prevăzute de legiuitor tocmai pentru ca dreptul exclusiv la marcă să fie cât mai bine protejat, "apărat".
Având în vedere argumentele precizate mai sus, problema de drept privitoare la admisibilitatea acţiunii în contrafacere a unei mărci care nu a fost anulată rămâne controversată în materia proprietăţii intelectuale.